Esta es la sexta vez que la Superintendencia de Industria y Comercio decide negar el registro de una marca “Parmesano” de Alpina con fundamento en la Denominación de Origen Parmigiano Reggiano.
El pasado 13 de marzo, mediante Resolución No. 12177/2023, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una importante decisión para la protección de indicaciones geográficas en Colombia, ya que negó, de forma definitiva, el registro de la marca mixta “Alpina Parmesano Snack” con fundamento en la Denominación de Origen “Parmigiano Reggiano”. En esta oportunidad la SIC también estableció que la existencia de una familia de marcas ALPINA a nombre de la solicitante no es suficiente para considerar que la marca corresponda a una marca derivada, y que, en todo caso, deberá prevalecer la protección de la Denominación de Origen.
La Decisión Andina 486 de 2000, norma aplicable en Colombia en materia de marcas y otros signos distintivos, en su artículo 135, literal j), establece que no podrá concederse el registro de una marca cuando aquella reproduzca, imite o contenga una “denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad”.
Tanto la Dirección de Signos Distintivos como la Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC negaron el registro de la marca mixta “Alpina Parmesano Snack”, al considerar que la protección de las denominaciones de origen es lo suficientemente amplia como para que la causal de denegación comprenda más que la simple reproducción literal de cualquier denominación de origen protegida. En consecuencia, la causal de denegación también aplicará para cualquier tipo de imitación y/o reproducción, incluso evocativa, de las denominaciones de origen protegidas en Colombia. De esta manera, la SIC determinó que la marca solicitada, al incluir la palabra “parmesano” en su conjunto, resultaba evocativa de la Denominación de Origen “Parmiagiano Reggiano” y por tanto es irregistrable, en la medida en que el término “parmesano” corresponde a la traducción al español de esta Denominación de Origen.
Sobre este punto, y en respuesta a los argumentos del solicitante, la SIC señaló que la expresión “parmesano” no puede considerarse como un término de uso común en el comercio para identificar un tipo de queso cualquiera, por cuanto el artículo 220 de la Decisión Andina 486 establece que las denominaciones de origen no serán consideradas comunes o genéricas mientras subsista su protección en el país de origen, lo cual hizo extensivo para la expresión “parmesano”.
Adicionalmente, la SIC estimó que la marca solicitada resultaba potencialmente engañosa (literal i) del artículo 135, Decisión Andina 486 de 2000) ya que, por el prestigio y fama del queso parmesano en el mercado de alimentos, la inserción de la palabra “parmesano” en la marca solicitada podría inducir a error a los consumidores en cuanto al origen y características del producto que Alpina comercializaría en el mercado, en especial si se considera que el producto protegido por la Denominación de Origen “Parmiagiano Reggiano” corresponde a un queso producido en la región del Parma y aledaños, el cual cuenta con un método de fabricación único para este tipo de queso, lo que incluso lo ha llevado a ser reconocido como el Rey de los Quesos.
Por último, frente a la existencia de una familia de marcas entorno a la expresión ALPINA, a nombre de la solicitante, la SIC indicó que no se puede considerar la marca “Alpina Parmesano Snack” como una marca derivada de estos derechos previos, ya que esto iría en contravía de los derechos del público consumidor (quienes serían potencialmente engañados acerca del origen y cualidades de los productos) y de los derechos sobre la Denominación de Origen Parmigiano Reggiano.
Esta es la sexta vez que Cavelier Abogados, actuando en representación de la Denominación de Origen “Parmigiano Reggiano” logra impedir el registro de una marca “Parmesano” de Alpina. Con este, la firma ya suma 12 casos exitosos en la defensa de la Denominación de Origen frente a otras marcas “Parmesano” y “Parmessano” solicitadas en Colombia.
Acceder a la decisión:
184_-_TM_Apelación_confirma (33) - ALPINA PARMESANO SNACK (002)
CAVELIER ABOGADOS
Karla Correa y Juan Sebastian Larrotta
